Kamil Wasilewski

adwokat

Codziennie pomagam przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes, w tym firmom typu startup we wczesnych fazach rozwoju. Z pasji i zamiłowania jestem sportowcem.
[Więcej >>>]

Ochrona prawna nazwy klubu fitness – wywiad

Kamil Wasilewski06 sierpnia 2018Komentarze (0)

Wprowadzenie

Dzisiaj zapraszam Państwa do lektury wywiadu z Mikołajem Lechem – rzecznikiem patentowym prowadzącym bloga: znakitowarowe-blog.pl. Mikołaj bardzo rzeczowo i dokładnie wyjaśnił wszystkie kwestie związane z wyborem nazwy dla klubu fitness oraz jej ochroną prawną. Poniższe informacje z pewnością przydadzą się każdemu, kto w przyszłości chce zabezpieczyć swoją markę na konkurencyjnym rynku branży fitness. Zapraszam 🙂

Jak najczęściej przedsiębiorcy wybierają nazwy dla swoich firm? Jak to wygląda w przypadku branży fitness?

Z tego co mówią moi klienci, to często nazwy ich firm mają jakieś konkretne znaczenie – przynajmniej dla nich. Zdarza się, że nazwa stanowi zestawienie pierwszych liter imienia i nazwiska właściciela. Czasami nazwa jest efektem burzy mózgów założycieli.

Nazwę firmy warto jednak dobrze przemyśleć. Pamiętam historię klienta, który zdecydował się zawrzeć w niej imiona swoich dzieci. Kiedy robiliśmy analizę prawną okazało się, że w Google pod tą nazwą wyskakują zdjęcia dwóch latynoskich striptizerów 🙂

Stosunkowo rzadko przedsiębiorcy zlecają wymyślenie marki agencji reklamowej. Nawet jeżeli się na to zdecydują, powinni pamiętać, że marketingowiec nie ma dostatecznej wiedzy prawniczej, aby ocenić czy wymyślona nazwa nie naruszy cudzych praw. Znam historię przedsiębiorcy, któremu agencja stworzyła świetną nazwę i jeszcze lepsze logo. Problem w tym, że kiedy ten zgłosił do ochrony znak towarowy, dostał sprzeciw od przedsiębiorcy posiadającego prawa nie do identycznego znaku, ale podobnego. Po trwającym prawie 2 lata sporze Urząd uznał, że znaki są do siebie na tyle podobne, że potencjalni konsumenci mogą być wprowadzeni w błąd. I w efekcie odmówił rejestracji.

Jeżeli chodzi bezpośrednio o branżę fitness to chyba nikogo nie zaskoczę, że kluby powszechnie w swoich nazwach mają słowo „fitness”. Od strony prawnej nie jest to wcale takie korzystne.

Jakie popełniają w tym zakresie błędy?

Zauważyłem, że przedsiębiorcy wybierając nazwy dla swoich firm popełniają najczęściej dwa rodzaje błędów.

W pierwszej kolejności nie weryfikują prawidłowo czy nazwa, którą sobie upatrzyli jest wolna. Mówiąc precyzyjniej – czy w ich branży ktoś się już nią nie posługuje. Nie ma bowiem przeszkód aby dwie firmy używały identycznej nazwy. Jeżeli nie są konkurentami, to ich klienci nie mają szansy się pomylić. Chcąc kupić drożdżówkę w piekarni STOKROTKA, przez pomyłkę nie rozliczą podatków w biurze rachunkowym o takiej nazwie.

Po wybraniu nazwy przedsiębiorcy robią pobieżne badanie w wyszukiwarce Google oraz w zakresie dostępności domeny internetowej. Wadą pierwszej metody jest to, że Google pokazuje najczęściej wyniki lokalne. Algorytm może uznać, że nie warto nam pokazywać informacji o klubie fitness o identycznej nazwie z Hiszpanii. A jeżeli taki klub chroni swój znak towarowy na terenie całej Unii Europejskiej, to otwarcie obiektu w Polsce pod taką nazwą naruszy jego prawa. Z drugiej strony również dostępność domeny internetowej z daną nazwą niczego nie gwarantuje. Hiszpański przedsiębiorca być może uznał, że nie ma sensu rejestrować każdej domeny narodowej w sytuacji, kiedy jego znak towarowy pozwala mu taką domenę konkurentowi odebrać siłą.

Błąd na tym etapie może doprowadzić do tego, że po kilku miesiącach lub latach odezwie się do nas właściciel znaku towarowego z żądaniem zmiany nazwy, pod którą działamy. A to oznacza, że cały wysiłek i pieniądze włożone przez nas w promowanie marki można uznać za zmarnowane.

Aby uniknąć tego typu problemów, należy wcześniej przeprowadzić analizę prawną marki w oparciu o zarejestrowane znaki towarowe. Nie jest to tak proste jak mogłoby się wydawać. Kolizją będą bowiem nie tylko znaki identyczne, ale i podobne. I nie jest ważne czy według nas porównywane znaki towarowe się od siebie różnią. Liczy się jedynie to, jak taką sytuację zinterpretuje Urząd Patentowy lub sąd, kiedy dojdzie do sporu. Z tego powodu warto na tym etapie zlecić np. rzecznikowi patentowemu tzw. badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Po analizie dostaniemy od niego konkretne wnioski i rekomendacje. Nie zawsze są to informacje, których oczekujemy. Lepiej jednak dowiedzieć się, że dana nazwa narusza cudze prawa jeszcze zanim zaczniemy działalność, niż po kilku latach od jej rozpoczęcia. Na początku mamy zawsze jakieś pole manewru, możliwość modyfikowania logo.

Drugim błędem, który często obserwuję jest wybór nazwy, której od strony prawnej nie można zmonopolizować. Przedsiębiorcy chcąc pokazać klientom czym się zajmują, wchodzą w nazwy jednoznacznie opisowe. W przypadku klubów sportowych jest to właśnie słowo fitness. W Urzędzie Patentowym RP w zakresie usług sportowych, znaków towarowych zawierających to słowo jest ponad 150.

Problemu nie ma, jeżeli główna marka opiera się o fantazyjne określenie.

Przykład:

ochrona prawna nazwy klubu fitness

 

 

 

 

 

R-263793

ochrona prawna nazwy klubu fitness

R-268141

W takich przypadkach słowo „fitness” pełni w tych znakach rolę informacji o świadczonych usługach. Przedsiębiorca odróżnia się od konkurencji określeniem „Forest” lub „New Age”, które dzięki rejestracji zmonopolizował dla swojej branży. I od strony prawnej to bardzo dobre rozwiązanie.

To czego należy unikać, to tworzenie marki w oparciu o określenia w 100% opisowe.

Przykład:

ochrona prawna nazwy klubu fitness

 

 

 

 

 

 

R-251645

ochrona prawna nazwy klubu fitness

 

 

 

 

 

 

R-245249

Znak towarowy zostanie uznany za opisowy, jeżeli konsument bez cienia namysłu będzie w stanie rozszyfrować jakie towary lub usługi są pod nim oferowane. W powyższych przykładach liczba „24” wskazuje, że klub jest otwarty całą dobę, a określenie „strefa sportu” mówi o miejscu gdzie można uprawiać tego typu aktywność. Oba znaki uzyskały ochronę tylko dzięki temu, że zawierają fantazyjną szatę graficzną. Oznacza to, że może powstać klub o identycznej nazwie, byleby nie używał zbliżonej grafiki. I właśnie z tego powodu należy unikać opisowych znaków towarowych. Więcej na ten temat opowiadam w poniższym nagraniu:

 

Czy nazwa firmy to to samo co marka firmy?

Potocznie ludzie mówią, że firma to działalność gospodarcza lub spółka, którą prowadzi przedsiębiorca. Nazwa firmy jest więc rozumiana jako określenie, pod którym widnieje się w rejestrze CEIDG lub KRS. I choć często jest tak, że marka, pod którą działamy na rynku zawiera się również w nazwie firmy, to nie jest to regułą. Przykładowo właścicielem przytoczonego znaku towarowego FOREST jest „Bielański Klub KYOKUSHIN KARATE”.

Tym samym markę firmy należy rozumieć szerzej. Jest to każde oznaczenie (głównie słowne, graficzne lub słowno-graficzne), którym przedsiębiorca odróżnia swoje towary i usługi na rynku. Przedsiębiorca może być właścicielem wielu różnych marek. Jedna może być związana z klubem fitness, kolejna ze sklepem internetowym, a jeszcze inna np. z suplementami.

Czy wystarczy założyć działalność gospodarczą lub spółkę, aby być właścicielem marki?

No i to jest właśnie jeden z powszechnych mitów. Przedsiębiorcy wychodzą z założenia, że skoro wymyślili nazwę marki, a później założyli firmę, to mają na nią wyłączność. Co więcej są przekonani, że skoro żaden urzędnik nie robił im problemów na etapie zakładania firmy, to wszystko zostało zweryfikowane i ich nazwa nie narusza prawa. Tymczasem najczęściej w ogóle nie jest to przez urzędnika sprawdzane.

Prawo daje pewien minimalny poziom ochrony, ale muszą być spełnione ku temu określone wymogi. Jeżeli chodzi o prawo autorskie, to w przytłaczającej większości przypadków nie obejmie ono samej nazwy marki. Chodzi o to, że proste słowo lub zestawienie słów jest za mało oryginalne, aby mogło być uznane za utwór.

W ochronie swojej marki możemy powoływać się na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Problem w tym, że zakres ochrony będzie uzależniony od dowodów jakie przedłożymy. Jeżeli prowadzimy jeden klub sportowy, to najpewniej ochrona obejmie wyłącznie terytorium naszego miasta. Mamy małe szanse na to, że będziemy w stanie zakazać używania identycznej nazwy klubowi z drugiego końca Polski. Konkurent może się bronić tym, że nie ma ryzyka, że potencjalny klient się pomyli, ponieważ będąc w Gdańsku, nie pojedzie do klubu fitness w Krakowie.

Co więcej, jeżeli nasz konkurent zastrzeże taką nazwę w Urzędzie Patentowym, to mamy zablokowaną możliwość rozwoju. Jeżeli wykażemy, że na rynku działaliśmy jako pierwsi, to możemy powoływać się na prawo „używacza uprzedniego”. Oznacza to, że nadal będziemy mogli prowadzić działalność, ale w nie większym niż dotychczas zakresie. A to oznacza, że możemy zapomnieć o stworzeniu sieci placówek klubów fitness pod naszą marką.

O innych mitach związanych ze znakami towarowymi opowiadałem w poniższym nagraniu:

Czy warto zastrzec nawę klubu fitness, a jeżeli tak to jak to zrobić?

Aby korzystać z podwyższonej ochrony prawnej, nazwę lub logo klubu fitness powinniśmy zgłosić do odpowiedniego Urzędu Patentowego. Należy przygotować podanie, wykaz towarów i usług oraz  wnieść odpowiednie opłaty urzędowe. Ich wysokość zależy od terytorium na jakim znak ma być zarejestrowany (Polska, Unia Europejska lub wybrana kraje świata) oraz tego ile klas towarowych wskażemy w zgłoszeniu. Po szczegóły wyliczenia odsyłam do artykułu: Koszt rejestracji znaku towarowego. Tutaj wspomnę jedynie, że minimalne opłaty urzędowe za 10-cio letnią ochronę w Polsce wynoszą 890 zł. Nie są to więc kwoty zaporowe. Wychodzi niecałe 7,50 zł za miesiąc.

Problem w tym, że przedsiębiorcy albo nie wiedzą, że znaki towarowe się rejestruje, albo uważają, że są to zbędne koszty. W końcu można latami działać na rynku bez takiej ochrony. Ja bym jednak rejestrację znaku towarowego porównał do ubezpieczenia. Jeżeli nie mamy wypadku, możemy czuć, że płacąc za nie, wyrzucamy pieniądze w błoto. Ubezpieczenie ratuje nasze zdrowie lub życie, jeżeli spotyka nas jakieś nieszczęście. Przy znaku towarowym możemy mówić o ochronie zdrowia lub życia firmy.

Marka to często magnes na klientów. Jeżeli latami inwestujemy w jej rozpoznawalność i wysoką jakość obsługi klientów, to ci odwdzięczają się nam zaufaniem. Sami korzystają z naszych usług i polecają nas swoim znajomym. Jeżeli zostaniemy zmuszeni do zmiany nazwy firmy, znikamy z ich pola widzenia. Nową markę trzeba budować od zera.

I to jest też pierwszy powód, dla którego przedsiębiorcy decydują się na rejestrację znaków towarowych. Zależy im na bezpieczeństwie i poczuciu, że nikt nie zakaże im używania ich marki.

Jeżeli najpierw zbadamy czy wybrana przez nas nazwa jest dostępna, a później ją zarejestrujemy, zyskujemy poczucie, że jesteśmy realnymi jej właścicielami. Urząd Patentowy po przejściu całej procedury wydaje ozdobne świadectwo ochronne, na którym jest zapisane jaki znak jest objęty ochroną, w zakresie jakich towarów i usług oraz na jakim terytorium. Co jednak najważniejsze, wyraźnie jest tam napisane komu te prawa przysługują. I właściwie w tym momencie mamy na 10 lat spokój. Samą ochronę można przedłużyć na kolejne tego typu okresy ochronne, właściwie w nieskończoność.

Drugim powodem rejestracji jest potrzeba posiadania silnego narzędzia prawnego do walki z nieuczciwą konkurencją. Liderów w branży się kopiuje. Do pewnego stopnia jest to legalne. Jeżeli jednak inspiracja wkracza w sferę nazw lub identyfikacji graficznej – robi się problem. Nieuważny klient może się pomylić i skorzystać z usług konkurenta. Gorzej jeżeli taki konkurent zacznie psuć naszą reputację. Mając jednak zarejestrowany znak towarowy, uzyskujemy monopol prawny na dane oznaczenie na terenie całego kraju. Sąd nie będzie się zastanawiał czy działamy na tym samym rynku geograficznym. Na podstawie świadectwa rejestracji oceni jedynie czy doszło do złamania prawa. Mając zastrzeżony znak towarowy dochodzenie roszczeń jest zdecydowanie łatwiejsze.

Czy markę firmy można ukraść?

Dobrze rozpoznawalna marka firmy jest często cenniejsza niż jej majątek czysto fizyczny. O tym nie słychać w mediach, ale toczy się wiele sporów o prawa do nazw. Najczęściej marki próbują przejąć byli wspólnicy, pracownicy, bądź lokalni konkurenci. Od strony formalnej wygląda to dość prosto. Osoba, która chce ukraść markę, wiedząc, że przedsiębiorca jej nie chroni, rejestruje ją na siebie w Urzędzie Patentowym. Dzięki uzyskanemu prawu ochronnemu może takiego przedsiębiorcę pozwać oraz doprowadzić do zabezpieczenia towaru, którym handluje. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, firma może nawet stracić płynność finansową. To też często jest argument za tym, aby jednak z szantażystą podjąć rozmowy ugodowe.

Czasami jednak przeciwnik gra ostrzej i stara się wyeliminować swojego konkurenta z rynku. Sam prowadzę sprawę obiektu hotelowego, który istniał na rynku od kilku lat, kiedy nagle został pozwany. Konkurent oddalony od niego o kilka kilometrów zarejestrował jego znak towarowy na siebie i próbuje zakazać mu używania jego marki. Problemu by nie było, gdyby od razu po założeniu działalności mój klient zadbał o ochronę marki. Teraz jest już na to za późno i trzeba bić się w sądzie.

Warto jednak pamiętać również o innym zagrożeniu. Na rynku są firmy, które swój model biznesowy oparły na przejmowaniu cudzych marek. Lokalizują one marki, które dobrze sobie radzą na rynku, ale ich właściciele nie zarejestrowali ich w Urzędzie Patentowym. Zgłaszają je więc na siebie i wykorzystują nabyte prawo do szantażu. O takich firmach mówi się „trolle od znaków towarowych” i swego czasu stanowiły ogromny problem w Stanach Zjednoczonych.

Więcej na ten temat mówiłem w poniższym nagraniu:

Co może zrobić właściciel klubu fitness, jeżeli konkurencja posługuje się nazwą klubu podobną do jego nazwy?

To jakimi narzędziami prawnymi dysponujemy, zależy od tego czy nazwę klubu chronimy w Urzędzie Patentowym czy nie. Rozważmy najpierw co można zrobić w tym drugim przypadku.

W pierwszej kolejności powinniśmy spojrzeć na swoją nazwę i zastanowić się, czy nie składa się ona w całości z określeń opisowych typu „fitness club 24”. Jeżeli tak, to o ile konkurent nie kopiuje naszej szaty graficznej, działa legalnie. Załóżmy jednak, że posługuje się nazwą fantazyjną. Teraz powinniśmy ocenić czy konkurent działa na tym samym rynku geograficznym co my. Innymi słowy czy nasz potencjalny klient może przez pomyłkę skorzystać z jego usług. Jeżeli konkurent działa w odległym mieście, jest to mało prawdopodobne, a więc znów jego działania będą zgodne z prawem. Jeżeli terytorium jest to samo, możemy w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zażądać, aby zszedł ze spornej nazwy. Jeżeli tego nie zrobi, należy rozważyć pozew.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy dysponujemy prawem do zarejestrowanego znaku towarowego. Jeżeli tylko znak nie jest w całości opisowy, to możemy żądać od konkurenta zmiany nazwy pod którą działa. Formalnie wysyła się do niego pismo ostrzegawcze wraz z kopią świadectwa ochronnego. W większości przypadków to wystarcza, aby taka osoba zeszła ze spornej nazwy. Z mojego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy wybierają nazwy firm dość bezrefleksyjnie. Z dużym prawdopodobieństwem więc, otrzymując podobne pismo, często nie są świadomi naruszenia prawa. Jeżeli decydują się dostosować do stawianych w piśmie żądań, właściciele znaków towarowych w wielu przypadkach odpuszczają sobie dochodzenie roszczeń pieniężnych. Jeżeli natomiast konkurent nie chce zejść ze swojej nazwy, to nie ma innego wyjścia jak wystąpić przeciwko niemu na drogę sądową. Z tym, że tak jak wspominałem, mając świadectwo rejestracji, wykazanie, że prawa do marki należą do nas, jest proste. Sąd oceni jedynie czy działania konkurenta faktycznie naruszały te prawa.

Mam nadzieję, ze po lekturze tego artykułu uzyskałeś niezbędne informacje. Jeżeli nadal masz wątpliwości pytaj śmiało w komentarzach lub w rozmowie prywatnej za pomocą formularza lub emaila k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl

Kamil Wasilewski

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną at 503 070 837 lub k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski z siedzibą w Plewisku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@adwokatwasilewski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: